פסק-דין בתיק עש"א 5890-10-12

השאלה

האם סימן המסחר שאת רישומו בקשה המערערת הוא תיאורי ולכן פסול לרישום?

רקע עובדתי ומשפטי

1.        רשם סימני המסחר דחה את בקשת המערערת לרישום סימן המסחר       "HEAT DEFENCE" בסוג 3 לסבונים, תכשירי ניקוי, בשמים ועוד. מסקנתה העיקרית של הפוסקת המלומדת בקניין רוחני הייתה, שהסימן המבוקש נוגע במישרין למהות הסחורות שלסימונן הוא מיועד, הוא חסר, לכן, אופי מבחין ואינו כשר לרישום לפי סעיף 8(א) לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 (להלן: " הפקודה"), ראו סעיפים 14-15 להחלטה. עוד נקבע, שאין ראיה שהציבור מזהה את הסימן המבוקש כמסמן טובין מתוצרת המבקשת, וגם לא הוכח כי הסימן רכש משמעות שנייה. כך גם נומקה הקביעה, שהסימן המבוקש אינו כשיר לרישום גם לפי סעיף 11(10) לפקודה. ההחלטה מושא הערעור דחתה את בקשתה החלופית של המבקשת לרישום הסימן על-פי הוראות סעיף 16(א) לפקודה, הקובע תנאים מקלים לגבי סימנים שנרשמו כבר במדינה אחרת ( "בארץ מוצאו" של בעל הסימן), וזאת בהסתמך על סעיף 16(א)(3) לפקודה, המחריג סימנים תיאוריים בעיקרם מאלה שניתן לרשום בהסתמך על המרשם הזר.

2.        בהליך בערכאה הדיונית, התברר שסימן אחר, "HEAT DEFEAT", של מבקש אחר (בבקשה 211528), נתקבל לרישום, הגם, שלכאורה, הנתונים הבסיסיים לגביו אינם שונים מהותית מאלה של הסימן שבמחלוקת כאן. בהחלטה מושא הערעור, נקבע שכל הליך מוכרע "בהתאם לנסיבותיו הייחודיות של התיק" ( סעיף 7, משפט שני, להחלטה), ולכן אין ברישום הסימן שם, כדי להכשיר את הסימן המבוקש.

דיון והכרעה

סימן תיאורי

3.        השאלה העובדתית שבמחלוקת היא, אפוא, האם הסימן המבוקש הינו תיאורי גרידא, או שמדובר, כטענת המערערת, ב "סימן מרמז".

            כפי שהראה כבר ד"ר א.ח. זליגסון  (שהייה מהוותיקים ומהמנוסים מבין עורכי-הדין שעסקו בקניין רוחני) ב"דיני סימני מסחר ודינים הקרובים להם" (תל-אביב 1972), סעיפים 42-48, עמ' 33-39, מורה סעיף 11(10) לפקודה כי סימנים תיאוריים גרידא פסולים לרישום. ב סעיף 49 הסביר המחבר המלומד:

"הפסול של סימנים מתארים מתייחס לסימנים המתארים ישירות את האופי או האיכות של הסחורה. אם החלק המתאר כולל רק רמיזה, אין הוא הופך את הסימן למתאר. אנו מבחינים, איפא, בין סימנים מתארים לבין סימנים רומזים (Suggestive marks) בפועל יהיה זה תמיד קשה להבחין בין שני סוגי הסימנים, אך המבחן העיקרי הוא: האם הקהל, בראותו את הסימן או בשמעו את צלילו, יבין מייד את הקשר בין הסימן לבין אופי הסחורה, איכותה, תכונותיה, או האם עליו לחשוב לפחות לרגע קט עד אשר קשר זה יוברר לו. במקרה הראשון הסימן הוא מתאר ולכן פסול; במקרה השני, הסימן רומז וכשר לרישום:

Rudolf Callmann, The Law of Unfair Competition and Trade Marks, Sec. Edition, 1950, Chicago, Callaghan p. 1087"

ראו בהקשר  זה:  סעיפים 12, 13 לפסה"ד בעניין ע"א 5792/99 תקשורת וחינוך דתי - משפחה נ' עיתון משפחה טובה (23.5.2001);  עמיר פרידמן, סימני מסחר, מהד. 3 (תל אביב 2010) כרך ראשון, סעיף 7.13 עמ' 315-316, עמ' 464-465 טכסט לה"ש 53, עמ' 467 טכסט לה"ש 58.

Christopher Morcom, Ashley Roughton, James Graham, The Modern Law of Trade Marks (London 1999) para. 5.53-5.56

במסגרת פרשנות סעיף 3(1)(c) של ה- Trade Marks Act 1994 (c.26)

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/26/contents

4.        הפוסקת בקניין רוחני המלומדת ציינה, על בסיס התיעוד שהובא בפניה על-ידי מבקשת הבחינה, כי הסימן שבמחלוקת מתאר את המוצר אליו הוא אמור להתייחס. בא-כוחה המלומד של המערערת הדגיש בטענותיו בערעור, שמדובר במוצר שמטרתו העיקרית היא ריפוי וטיפול, כאשר ההגנה המוקנית למשתמש היא משנית. ב"כ המערערת, הדגישו (במהלך הדיון בע"פ ביום 7.3.13) מתוך התיעוד הכתוב שבו עושה מבקשת הסימן שימוש את המילים -Therapy    ו-Repair  כך, למשל, אחד הפרסומים המתארים את המוצר אומר, שיש להתחיל את תהליך ההגנה מהחום על-ידי רחצה וטיפול במוצר הנושא את השם -

Dove Heat Defence Therapy shampoo and conditioner

כאשר נאמר, שטיפול זה מגן על השיער והופך אותו לעמיד יותר בפני החום.

כפי שהראתה הנציגה המלומדת של פרקליטות מחוז ת"א (אזרחי) בעיקרי טיעון שהגישה, סעיף 13, הרי המוצר הנדון של המערערת, מוצג במידה רבה גם כמגן מפני נזקי חום ולאו דווקא, כמוצר המתקן נזקים שנגרמו. אני סבור, שהאבחנה שמבקש ב"כ המערערת ליצור בין מוצר מגן לבין כזה המתקן את השיער, או מרפא אותו, אינה  קיימת, למעשה, בתיעוד הכתוב המתייחס למוצר, והמופץ על ידי המערערת בקשר אליו. תיעוד זה מדגיש, הן את יכולת הריפוי ושיקום השיער, וגם מציין, ששימוש נכון, בשלב עיצוב השיעור, מגן עליו, מראש, מפני נזקי החום.